Porque a marca é o principal objeto do contrato de franquia. Sem registro, ou ao menos sem pedido depositado e informado na Circular de Oferta de Franquia, a rede licencia algo que ainda não lhe pertence com exclusividade, e passa a conviver com três riscos simultâneos: questionamento do contrato pelos franqueados, oposição de terceiros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e, no pior cenário, obrigação de abandonar o nome depois de a rede já estar em operação.
O que se licencia em uma franquia
O art. 1º da Lei 13.966/2019 define a franquia como o sistema pelo qual o franqueador autoriza o franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, associados ao direito de produção ou distribuição de produtos ou serviços e ao direito de uso de métodos e sistemas desenvolvidos pelo franqueador, mediante remuneração.
Repare na ordem dos elementos: marca vem primeiro. O franqueado paga taxa inicial e royalties, entre outras razões, para operar sob um sinal que o mercado reconhece e que ele não poderia usar por conta própria. Se a franqueadora não detém esse direito de forma segura, a prestação central do contrato fica comprometida.
O sistema brasileiro é atributivo
O art. 129 da Lei 9.279/1996 estabelece que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, assegurado ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional.
Duas consequências decorrem daí. A primeira é que usar a marca por anos, ainda que com reconhecimento de público, não substitui o registro. A segunda é que, em regra, quem deposita primeiro tem prioridade, o que torna o tempo um fator relevante.
Existe a figura do usuário anterior de boa-fé, prevista no § 1º do mesmo artigo, que assegura direito de precedência a quem usava marca idêntica ou semelhante há pelo menos seis meses no país para distinguir produto ou serviço idêntico ou afim. É uma proteção limitada, que serve de defesa pontual e não de estratégia de rede.
O que a COF precisa informar
O art. 2º da Lei 13.966/2019 lista o conteúdo obrigatório da Circular de Oferta de Franquia, e entre os itens exigidos está a informação sobre a situação, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, das marcas e demais direitos de propriedade intelectual cujo uso será autorizado ao franqueado.
A mesma lei determina que a COF seja entregue ao candidato com antecedência mínima de dez dias da assinatura do contrato ou do pagamento de qualquer valor, e prevê que o descumprimento permite ao franqueado arguir a invalidade do contrato e exigir a devolução das quantias pagas a título de filiação e de royalties, corrigidas monetariamente, sem prejuízo de perdas e danos.
O ponto prático é este: não informar a situação real da marca, ou informar como registrada uma marca que está apenas depositada, cria um vício documental que o franqueado descontente vai encontrar. E esse vício não se discute em tese, discute-se com a cópia da COF em mãos.
Franquear com pedido apenas depositado
Não é vedado franquear com pedido em andamento, desde que a situação seja informada com clareza. Mas é preciso medir o risco.
Um pedido pode ser indeferido por colidência com marca anterior, por caráter genérico ou descritivo, ou por outros impedimentos do art. 124 da Lei 9.279/1996. Pode ainda sofrer oposição de terceiro no prazo legal. Enquanto não há registro concedido, a rede opera sob uma expectativa, e cada nova unidade aberta aumenta o custo de um eventual desfecho negativo.
Esse custo raramente é calculado com honestidade no início. Ele inclui refazer fachadas, uniformes, embalagens, materiais de ponto de venda, sinalização, domínio, perfis digitais e todo o material impresso de dezenas de unidades, além do impacto sobre a percepção da rede pelos franqueados que investiram.
O que acontece quando a rede cresce sem proteção
Vale descrever o cenário concreto, porque ele se repete com frequência em redes que aceleraram a expansão antes de organizar a carteira de marcas.
A rede abre unidades, ganha visibilidade regional e, a partir daí, chama atenção. Um titular de marca anterior, em atividade idêntica ou afim, identifica o uso e notifica a franqueadora exigindo abstenção. Nesse momento, a rede descobre que o seu pedido está com exigência pendente, ou que foi indeferido, e que a outra parte tem registro concedido.
O que vem depois costuma ser caro em três frentes ao mesmo tempo. Há a frente externa, com risco de ação de abstenção de uso e de indenização, com fundamento nos arts. 129, 130 e 209 da Lei 9.279/1996. Há a frente interna, com franqueados alegando vício na COF e pedindo devolução de valores, exatamente pelo item que deveria informar a situação da marca. E há a frente operacional, com o custo de trocar identidade visual em toda a rede, em prazo curto.
Nenhuma dessas frentes se resolve rápido, e as três avançam simultaneamente. É por isso que a proteção da marca não é uma etapa jurídica preliminar a ser cumprida quando sobrar tempo: é a condição que torna o modelo de franquia viável.
Classes, abrangência e o que costuma ficar de fora
A proteção da marca é organizada por classes, segundo a classificação internacional adotada pelo INPI. Registrar a marca para uma atividade não protege automaticamente as demais.
Redes que atuam em mais de uma frente precisam mapear isso com cuidado. Uma cafeteria que vende café em grão embalado e opera loja física costuma precisar de proteção tanto na classe de produto quanto na de serviço. Uma rede que licencia software como parte do método precisa avaliar a classe correspondente. E a expansão para novos formatos, como quiosque, e-commerce ou linha de produtos, deve ser acompanhada da revisão da carteira.
Vale ainda considerar o registro de variações relevantes, como a marca nominativa, a figurativa e a mista, e a proteção de elementos que compõem a identidade visual, o chamado trade dress, cuja tutela se apoia sobretudo na repressão à concorrência desleal, prevista no art. 195 da mesma lei.
Averbação do contrato no INPI
Firmado o contrato de franquia, a averbação perante o INPI é medida que produz efeitos próprios, na forma do art. 211 da Lei 9.279/1996. Ela é o que torna o contrato eficaz perante terceiros e é relevante para remessa de valores ao exterior e para o tratamento fiscal da operação.
Redes nacionais às vezes tratam a averbação como formalidade dispensável. O problema aparece depois, quando a rede precisa demonstrar a cadeia de autorização de uso em uma ação contra ex-franqueado ou contra terceiro que reproduz os sinais.
Manutenção do direito
Registro obtido não é problema resolvido para sempre.
O registro vigora por dez anos contados da concessão, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos, conforme o art. 133 da Lei 9.279/1996, e a prorrogação deve ser requerida no prazo previsto, com possibilidade de depósito no prazo extraordinário mediante retribuição adicional.
Há também a caducidade, prevista no art. 143, quando o uso da marca não é iniciado no Brasil no prazo de cinco anos contados da concessão, ou quando é interrompido por igual período, ou ainda quando o uso ocorre com modificação relevante do caráter distintivo original.
Para uma rede de franquias, isso significa duas rotinas simples e frequentemente esquecidas: calendário de prorrogações e guarda organizada de provas de uso, como material publicitário datado, notas fiscais e registros de campanhas.
O que fazer antes de abrir a primeira unidade franqueada
- Pesquisa de anterioridade nas bases do INPI e verificação de disponibilidade de domínio e de nome empresarial.
- Depósito dos pedidos nas classes correspondentes às atividades atuais e às previstas no plano de expansão.
- Registro do nome empresarial na junta comercial e do domínio, alinhados à marca.
- Padronização do uso do sinal em todos os materiais, para constituir prova de uso.
- Contrato e COF com a situação da marca descrita exatamente como está, com número de processo e data de depósito.
- Política de uso da marca pelos franqueados, com regras de aplicação e vedações.
- Rotina de monitoramento de depósitos de terceiros e de uso indevido no mercado.
Perguntas frequentes
Posso franquear com a marca apenas depositada?
Pode, informando a situação real na COF. O risco é o indeferimento ou a oposição de terceiros, e ele cresce conforme a rede se expande.
O registro do nome na junta comercial protege a marca?
Não. São proteções distintas. O nome empresarial tem alcance ligado ao registro na junta, enquanto a exclusividade da marca decorre do registro no INPI, com alcance nacional.
Quanto tempo leva para obter o registro?
O prazo varia conforme a fila do INPI e a existência de oposição ou de exigências. Por isso o depósito deve anteceder o início da expansão, e não acompanhá-lo.
E se alguém já registrou a marca que a rede usa?
A situação exige análise imediata, com exame da anterioridade, da classe, da distintividade e de eventual direito de precedência. As saídas variam entre negociação, pedido administrativo, ação judicial e, em alguns casos, reposicionamento da marca antes que a rede cresça.
A franqueadora pode exigir que o franqueado registre algo em nome próprio?
Não é recomendável. A titularidade dos sinais deve permanecer concentrada na franqueadora, e o contrato deve deixar expresso que o franqueado não adquire direito sobre a marca pelo uso durante a vigência.
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THAÍS SALUM BONINI
OAB/SP 292.666
Sócia Especialista em Franquias da Artuni, Frazatti e Bonini Sociedade de Advogados
